Identifier et gérer les secrets commerciaux

Les secrets commerciaux représentent un atout commercial important pour toute entreprise. Dans cet article, l’avocat canadien spécialisé en propriété intellectuelle Noel Courage analyse les considérations pratiques que les entreprises doivent prendre en compte pour identifier et gérer leurs secrets commerciaux.

Informations commerciales et techniques

De nombreuses entreprises détiennent des informations techniques et commerciales confidentielles. Par exemple, les listes de clients et les plans d'affaires sont souvent des informations secrètes dans la plupart des entreprises. Les entreprises de R&D et les entreprises de fabrication peuvent également détenir des processus, des formules et des données secrets. Si ces informations confidentielles sont protégées et ont de la valeur, elles peuvent souvent être considérées comme des secrets commerciaux.

Faible seuil d’innovation

Les secrets commerciaux ne doivent pas nécessairement être des innovations importantes pour avoir de la valeur. Il faut au moins un minimum de compétences pour obtenir ces innovations.

La célèbre boisson Clamato de Mott's est un exemple de secret commercial. Les propriétaires de la marque Clamato n'ont pas créé le concept d'une boisson à base de jus de tomate et de bouillon de palourdes. Leur proportion spécifique de jus de palourdes, d'assaisonnements et de jus de tomate dans le produit Clamato pouvait être protégée en tant que secret commercial devant un tribunal. Il s'agissait d'un secret commercial même si l'étiquette du produit énumérait tous les ingrédients de la boisson, à l'exception des « épices » spécifiques. Le secret commercial était limité, mais il avait néanmoins une valeur significative et était opposable à un ancien distributeur.

Avantage commercial

L'une des caractéristiques essentielles d'un secret commercial est qu'il offre à une entreprise la possibilité d'obtenir un avantage commercial sur ses concurrents qui ne le connaissent pas ou ne l'utilisent pas. Le secret doit être géré avec soin pour protéger les droits légaux et maintenir l'avantage.

Les moyens les plus courants de commercialiser un secret commercial sont les suivants :

1. Utilisez-le vous-même dans un produit, une méthode de fabrication ou une offre de service ;
2. Accorder une licence à une autre entreprise qui l'utilisera ; ou
3. Vends-le.

Pour identifier les secrets commerciaux, pensez aux innovations techniques et commerciales que votre entreprise a générées, qui sont nouvelles, restées inconnues et ont une valeur économique. La valeur des secrets commerciaux varie considérablement d’une entreprise à l’autre, qu’il s’agisse de listes de clients, de formulations ou de processus que vous avez développés pour développer votre produit. Étant donné que l’évaluation économique des actifs liés aux secrets commerciaux est complexe, les start-up n’essaient généralement pas d’attribuer une valeur monétaire spécifique aux secrets commerciaux dans le cadre de leurs activités quotidiennes.

Déclenchement de la protection du secret commercial

Si les informations confidentielles ne sont pas traitées comme telles et soigneusement contrôlées, il est peu probable que la protection du secret commercial soit disponible. Les entreprises créent et maintiennent leurs droits en matière de secret commercial en préservant la confidentialité et le contrôle grâce à de bonnes pratiques et contrats d'entreprise.

En cas de détournement, les secrets commerciaux sont protégés par des mesures juridiques, telles que des lettres de mise en demeure et des poursuites judiciaires.

Comment les accords de confidentialité et les contrats de travail peuvent-ils aider ?

Les accords et les restrictions d'accès pour les personnes qui manipulent des informations confidentielles sont une bonne pratique. Les contrats de travail standard et les contrats de sous-traitance doivent inclure des clauses de confidentialité et de propriété intellectuelle. Les entretiens de sortie peuvent également être utilisés pour rappeler aux employés qui partent la confidentialité.

Les accords de confidentialité (par exemple les accords de non-divulgation ou NDA) doivent également être utilisés dès le départ avec les partenaires commerciaux qui auront connaissance de secrets commerciaux dans le cadre d'une collaboration. Un bon accord de collaboration traite de la confidentialité et de la propriété des informations préexistantes et futures et de la propriété intellectuelle générées dans le cadre de la collaboration.

Les accords devraient exiger la restitution ou la suppression des informations confidentielles une fois la relation de travail terminée.

Pour les entreprises ayant un taux de rotation du personnel élevé ou une activité collaborative importante, les risques sont plus élevés ; il est particulièrement important pour les entreprises comme celle-ci d'être proactives.

Bénéficierai-je d’une protection du secret commercial si aucun accord n’a été utilisé ?

Même si vous n’avez pas utilisé d’accord de confidentialité, vous pouvez toujours détenir un secret commercial. Si une personne raisonnable avait pensé que l’information était confidentielle, cela pourrait suffire à la rendre confidentielle. L’affaire concernant la boisson Clamato ne prévoyait aucune clause de confidentialité expresse dans l’accord de distribution.

Les facteurs qui augmentent l’efficacité, l’applicabilité et la valeur d’un secret commercial peuvent inclure :

• Les informations secrètes ne sont pas d’un type généralement connu dans le secteur ;
• Coûts substantiels et défis pour développer le secret commercial ;
• Difficulté d’acquisition du secret par des tiers (rétro-ingénierie, comme discuté ci-dessous) ;
• Mesures appropriées utilisées pour maintenir la confidentialité des informations et la capacité pratique de garder le secret ; et
• L’entreprise génère de l’argent grâce à la commercialisation du secret.

S'il est essentiel d'exposer le secret commercial à un risque potentiel de divulgation publique, par exemple lors de tests, faites-le au minimum pour atteindre les objectifs nécessaires. Assurez-vous que les personnes exposées au secret commercial acceptent la confidentialité, lorsque cela est possible. Parlez des résultats obtenus avec le secret commercial, plutôt que du secret lui-même. Si cela est possible, utilisez des barrières physiques (par exemple une boîte noire) pour empêcher les autres de voir le secret ou de prélever des échantillons. Marquez les articles et les emballages comme confidentiels.

Les politiques des universités varient quant à savoir si l'université acquiert des droits sur la propriété intellectuelle, ce point doit donc être étudié pour chaque établissement. Lors du développement d'une technologie en collaboration avec une université ou un autre partenaire, des contrats doivent être conclus dès le départ pour contrôler la confidentialité. Ces contrats doivent également aborder la propriété des améliorations apportées aux secrets commerciaux, ainsi que d'autres droits de propriété intellectuelle, tels que les inventions brevetables. Si aucun accord n'est conclu, le partenaire peut détenir la propriété intellectuelle sur les améliorations, à la place de votre entreprise.

Les employés et les sous-traitants sont mobiles et peuvent emporter et utiliser des informations lorsqu’ils quittent leur poste, que cela soit autorisé ou non. Les documents électroniques peuvent être facilement copiés en grandes quantités. Les nouvelles technologies dans des domaines tels que la chimie, l’intelligence artificielle et l’impression 3D peuvent accélérer la rétro-ingénierie et la copie d’un plus grand nombre de types de produits disponibles au public chaque année.

En cas de risque de perte d'un secret commercial, il faut agir rapidement pour bloquer le concurrent et empêcher toute divulgation ultérieure. Dans une affaire impliquant la mayonnaise Hellman's, un employé qui quittait l'entreprise s'est rendu chez un concurrent qui fabriquait de la mayonnaise sous sa propre marque. Les formules spécifiques et les processus de fabrication à grande échelle appartenant à Hellman's étaient des secrets commerciaux. Les mayonnaises concurrentes qui étaient auparavant de type soupe sont devenues similaires à la mayonnaise Hellman's. Le tribunal a estimé que les conditions de traitement de la mayonnaise n'étaient pas facilement rétro-ingéniérisables et que des secrets commerciaux avaient été pris à tort. Une injonction a été mise en place pour empêcher l'utilisation abusive du secret commercial pour répondre aux commandes des clients.

Il y a également eu une affaire canadienne de secret commercial impliquant un procédé de fermentation. Un employé qui avait développé des microbes produisant le médicament lovastatine s'est adressé à une entreprise concurrente. Le tribunal a déclaré que l'ancien employé avait propulsé sa nouvelle entreprise vers le développement de son propre procédé de fermentation. Le nouvel employeur était responsable de détournement du secret commercial.

Des secrets commerciaux peuvent exister en relation avec des produits vendus sur le marché. Par exemple, dans le domaine de la technologie alimentaire, la formulation ou le processus chimique utilisé pour fabriquer le produit ne peut pas être facilement rétroconçu. Les inventions de haute technologie peuvent également être en mesure de conserver des secrets commerciaux, par exemple lorsque les clients téléchargent des informations qui sont traitées par les algorithmes de secret commercial de votre entreprise.

Les entreprises ont un rôle à jouer en combinant brevets et secrets commerciaux pour protéger leur propriété intellectuelle. De nombreuses inventions sont initialement des secrets commerciaux, et cela peut toujours être valable après le dépôt d'une demande de brevet. La publication d'une demande de brevet n'a généralement lieu qu'environ 18 mois après le dépôt. La publication signifie que la protection du secret commercial pour le contenu de la demande de brevet n'est plus applicable et que le dépôt du brevet est la seule protection de la propriété intellectuelle. Il est très important pour une start-up d'obtenir le brevet une fois que sa technologie est divulguée au public, sinon les informations publiées tombent dans le domaine public si le dépôt de brevet est abandonné.

Les améliorations non publiées apportées à la technologie divulguée (par exemple, les formulations et procédés commerciaux développés après la date de dépôt de la demande de brevet) peuvent toujours être protégées en tant que secrets commerciaux. Ces améliorations peuvent également être prises en compte pour le dépôt d'une nouvelle demande de brevet. Les améliorations techniques mineures et certaines catégories d'inventions difficiles à breveter sont généralement traitées comme des secrets commerciaux. Cependant, un secret qui ne peut pas être gardé secret est mieux protégé par un brevet, si possible. Même si votre entreprise décide de ne pas breveter, il est important d'être au courant des brevets d'autres personnes, car ils peuvent affecter la capacité de vendre librement vos produits.

Il existe des logiciels spécialisés pour le suivi et l'enregistrement des secrets commerciaux. La plupart des start-ups gèrent leurs informations de secret commercial à l'aide de logiciels et de bases de données classiques, pour des raisons de coût et de simplicité. Parmi les éléments importants à suivre dans un registre figurent les suivants :

• Contributeurs :
• Dates; et
• Lieux de découverte ou de développement, et tout lien avec les produits ou les gammes de produits de l'entreprise.

S’il existe un accord de confidentialité, les entreprises doivent également suivre la date de l’accord et toute expiration.

Il s'agit du premier article d'une série de trois articles prévus. Ne manquez pas les prochains articles sur la gestion commerciale des secrets commerciaux et sur l'application des droits en matière de secrets commerciaux.

• Utiliser des accords de confidentialité
• Identifier et catégoriser les secrets commerciaux
• Conservez des enregistrements des secrets commerciaux et des personnes qui y ont accès
• Marquer les documents comme confidentiels et limiter l'accès
• Exiger la restitution d'informations confidentielles